半岛·BOB官方网站 【国知丛书连载】《337调查与应对——北京企业涉案案例分析及启示》-20

2.18 337-TA-935、1007、3168电动自平衡滑板车337调查案

2.18.1涉案公司及行业背景

1.九号机器人科技有限公司

2013年6月20日,九号机器人(天津)科技有限公司(简称“九号机器人”)正式成立,是国内首家集研发、生产、销售、服务为一体的智能短途出行设备运营商,总部位于中国北京。2014年9月24日,九号机器人(常州)科技有限公司注册成立;2015年1月23日,九号机器人(北京)科技有限公司注册成立。九号机器人相继推出了Windrunner系列、Ninebot Nine系列、Ninebot One系列产品。

2013年,九号机器人开始进军美国市场。2015年4月,九号机器人宣布A轮融资获得小米科技、红杉资本、顺为资本、华山资本联合投资,正式成为小米生态链一员。并与全球平衡车领导者Segway Inc.(简称“Segway”)签署股权购买协议,完成对Segway的全面收购,Segway成为九号机器人的全资子公司。Segway打造了全球首款智能平衡车。收购后,九号机器人获得Segway三大产品系列近十款产品的所有权和全球400多项核心行业专利,成为全球智能短途交通行业最具影响力的领导品牌,其专利授权产品远销60多个国家和地区。 2016年4月29日,九号机器人获得美国UL(Underwriter Laboratories Inc.)安全认证授权证书,成为全球首家通过UL2272电动平衡车安全标准测试的平衡车企业。

2.杭州智科智能科技有限公司

杭州智科智能科技有限公司是由教育部计算机辅助产品创新设计工程中心、浙江大学国际设计学院、浙江省服务机器人重点实验室等专业机构联合孵化,并由国内知名投资机构共同投资的高新技术企业,成立于2013年5月9日,其科研团队成立于2006年,2009年实现人机交互平衡技术并开始申请专利、专利布局;2014年8月,公司发布第一款智科智能平衡车;2015年5月,杭州智科完成A轮融资;2016年5月18日,智科人机交互跑车获得美国UL2272安全认证授权证书;2016年6月20日,杭州智科智能科技有限公司通过UL(美国保险商实验室)工厂检查。

自平衡滑板车是美国发明家迪安·卡门和他的DEKA研究与发展公司(成立于1982年)发明和设计的一种电动自平衡个人交通工具。卡门于2000年成立了Segway LLC。2005年9月,该公司更名为Segway Inc.。

平衡车的工作原理是物理学的“动平衡原理”,当车身运动时,重心会不断变化,车体内置的精密固态陀螺仪决定车体的姿态,通过精密高速的中央微处理器计算出相应的指令后,驱动电机实现平衡,由电脑芯片控制车体移动或转向。此外,驾驶者还可以扭动平衡车的水龙头(把手),使两边车轮产生速度差,达到转向的目的。2001年12月3日,Segway发布了Segway HT的原型车。2002年1月,首款预生产平衡车上市。同年3月,第一款实际量产产品Segway HT i167正式出货。

在全球“节能减排”的号召下,越来越多的人选择低碳环保的自平衡车作为短途出行领域的代步工具,市场增长迅速,出口量成倍增长。2015年,自平衡车产业规模达到4000亿元,我国自平衡车出货量达到1200万辆。相关生产厂家有1000多家,主要出口市场是美国,占比超过60%。图2-8是市场上常见的几种自平衡车类型。

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图2-8 常见平衡车类型

然而近两年出口市场秩序和产品质量安全问题让我国平衡车行业遭遇重大挫折:据统计,2015年12月1日至2016年2月17日,美国24个不同州共发生52起平衡车起火事件,造成经济损失超过200万美元;英国、比利时、中东、中国香港等国家和地区共发生近百起起火事件。此后,美国消费品安全委员会宣布召回亚马逊等平台销售的50多万辆平衡车,亚马逊强制下架大量平衡车产品,美国第二大零售商塔吉特(Target)也停止销售平衡车。 2016年2月,美国消费品安全委员会发布公告称,所有在美国生产、进口和销售的平衡车必须符合包括UL 2272(平衡车电路系统认证标准)在内的最新安全标准,并明确指出平衡车电池必须符合UN38.3的认证要求。此时,亚马逊再次将电动平衡车从其网站上下架。在中国,上海、北京等城市相继明确表示电动平衡车不能作为道路上的交通工具,并禁止平衡车上路行驶。

2.18.2 337调查历史

截至目前,ITC已对自平衡车发起4起337调查,如表2-8所示。

表2-8 2014年至2016年平衡车337调查情况

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1. 337-TA-935 Segway 与 Ninebot 337 调查

2014年9月9日,DEKA、Segway向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼申请,并于9月19日、10月6日对诉讼申请进行补充修改。申请人声称出口到美国、进口到美国和在美国销售的某些个人代步工具及其零部件、说明书侵犯了其美国专利US 6,789,640权利要求1、4,US7,275,607权利要求1、3、7,US8,830,048权利要求1、2、4-7,外观设计专利US D551,722、US D551,592,以及版权登记TX 7-800-563的知识产权,申请启动337调查并发布包括普遍排除令在内的救济令。该申请人的拟议强制应诉人包括中国公司北京力联科技有限公司、北京奥普特机器人技术有限公司、环球先锋机器人公司、环球先锋科技有限公司、九号机器人、深圳市乐行天下科技有限公司、东莞市罗步机器人有限公司和深圳市富力高科技有限公司。

涉案专利US 6,789,640授权日期为2004年9月14日,发明人于2003年4月10日将相关权利转让给DEAK公司;涉案专利US 7,275,607授权日期为2007年10月2日,发明人于2004年12月21日将相关权利转让给DEAK公司;涉案专利US 8,830,048授权日期为2014年9月9日,发明人于2014年12月前将相关权利转让给DEAK公司。DEAK以独占许可的形式将上述专利使用许可给Segway公司。US D551,722和US D551,592授权日期为2007年9月25日,发明人分别于2006年6月29日和30日将相关权利转让给Segway公司。

2014年11月10日,ITC决定立案并启动调查(联邦通知79 Fed. Reg. 66739-40),案件编号为337-TA-935。

在马克曼听证会前,申请人与被申请人东莞易步、深圳乐星天下就涉案专利部分权利要求的特征解释达成了一致意见,调查律师也对争议解释发表了意见。2015年4月16日,行政法官举行了马克曼听证会,出席听证会的被申请人仅有深圳乐星天下指定的律师。基于申请人提供的专家证词以及当事人之间不存在争议的事实,行政法官采纳了申请人和调查律师对争议特征解释的意见。

答辩人并未对涉案专利的有效性提出质疑。

如表2-9所示,2015年,申请人与部分中国公司达成调解,并联合提出终止调查的动议,并获得行政法官的批准。

表2-9 申请人与部分中国企业达成和解的案件

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2015年5月7日,行政法官作出决定,裁定对中国公司北京博创兴盛和深圳畅星未来进行缺席审查。2015年7月8日,申请人对被申请人提出缺席初步裁定动议。由于涉案缺席公司未答复,2015年8月21日,行政法官作出初步裁定,内容包括:(1)取消原定于2015年9月8日至11日举行的听证程序;(2)风行者G1U、GlX及乐行天下SCV产品侵犯涉案发明专利全部权利要求,G1U侵犯US D551,722,G1X及FreeGo F3侵犯US D551,592,风行者的用户指南侵犯著作权登记; FreeGo及Robstep M1产品侵犯除美国之外的所有权利要求(3)Ninebot产品被授权登记涉案专利和版权;(4)中国公司缺席审判被裁定侵权;(5)建议对侵犯US8,830,048专利权的产品发布普遍排除令,对侵犯US6,789,640、US7,275,607专利权及设计权利要求和版权登记的产品发布有限排除令,并将进口额的100%作为总统审议期间临时进口的保证金。

当事人均未提出复审请求,2015年10月,ITC决定对部分初裁进行审查,经审查后,ITC于2016年3月10日作出终裁,支持行政法官关于缺席企业侵权的初裁。

2.337-TA-1000

2016年3月22日,Razor USA LLC、Inventist, Inc.及Shane Chen向ITC提起337调查申请,并于2016年3月23日、4月12日、4月13日和5月5日补充调查申请,指控其出口、进口和在美销售的部分机动自平衡车侵犯其美国专利US8,738,278,且涉嫌虚假广告、虚假陈述和不正当竞争,请求ITC发布包括普遍排除令在内的救济令。涉案专利US8,738,278由Shane Chen于2013年2月11日申请,2014年5月27日获得授权,涉及一种具有可扭转中心轴和左右轮的两轮自平衡车,可通过重力或力控制独立旋转。申请人在申请书中拟将阿里巴巴集团控股、杭州阿里巴巴网络有限公司(Alibaba.com)、杭州骑客智能科技有限公司、深圳市科贝科技有限公司、惠州市奥格公司(Joy Hoverboard,又名惠州市奥格企业有限公司)、北京乐瑞集团、深圳市赛尔康国际、深圳市RM T科技有限公司、深圳市超阳科技有限公司、深圳市晨多星电子科技有限公司、深圳市乔摩科技有限公司等30家公司列为强制被告。2016年5月26日,ITC决定立案调查(联邦公告81 Fed. Reg. 33548-49),案件编号为337-TA-1000。

2016年6月16日、27日,杭州智科和阿里巴巴应诉并提交答辩意见。2016年7月14日,杭州智科以涉案专利已进入再审程序为由,提出终止或中止调查的动议。该动议于2016年7月26日获阿里巴巴支持,但未获ITC批准。2016年7月28日,行政法官驳回该动议。

2016年7月6日,申请人向深圳市凯贝公司、深圳市久默公司提出缺席初步裁定申请,请求作出初步裁定,2016年8月9日该申请获准;2016年7月29日,申请人向惠州奥格公司、深圳市晨多星公司、深圳市RM T公司提出缺席初步裁定申请,请求作出初步裁定,2016年9月8日该申请获准。

2016年9月6日、15日,申请人分别提出撤回对涉案专利US8,738,278权利要求9、4的调查的动议;2016年9月20日、27日,行政法官经审查批准上述动议。

该案的马克曼听证会定于 2016 年 9 月 21 日举行。

3.337-TA-1007

2016年5月18日,在完成对Segway的收购后半岛·体育网站平台登陆,Ninebot、DEKA、Segway作为共同申请人向美国国际贸易委员会(ITC)提交立案申请,请求对Inventist, Inc.、Razor USA LLC等6家国外平衡车生产商进行337调查。申请人声称进口到美国并在其国内市场销售的个人运输工具及其零部件、包装和说明书侵犯了美国专利6,302,230号权利要求1、3-5、7,美国专利6,651,763号权利要求1-5、7,美国专利7,023,330号权利要求1-3、5,美国专利7,275,607号权利要求1-4、6,美国专利7,479,872号权利要求1、3-5、10-12、17,美国专利9,188,984号权利要求1-3、5-20的专利权,以及美国注册商标2,727,948和2,769,942的知识产权(针对被申请人,美国公司2016年6月24日,ITC决定立案并启动调查程序,案件编号为337-TA-1007。涉案专利涉及一种平衡车(带车把)及其控制器及警示系统。

尽管本案中没有中国企业作为被告,Segway仍然向ITC请求发布普遍排除令。

2016年6月1日,杭州奇科及斯瓦格威有限公司向ITC提交了一份关于公益问题的陈述:奇科认为申请人仅列出了6名被申请人,无权请求颁发普遍排除令的救济令;斯瓦格威则称其下一代产品已经获得UL2272安全认证的授权证书,因此申请书中提出的斯瓦格威产品不安全的理由不成立。ITC经审查认为,斯瓦格威现有的进口到美国并在美销售的产品均未获得UL2272认证,且赛格威公司于2016年4月向斯瓦格威购买的涉案产品亦无UL2272认证标志,因此斯瓦格威并未提供其现有产品安全性的证明;行政法官同时认定,本案的调查不会对公益机构产生不利后果。

该案中,被申请人Inventist, Inc.、Razor、Swagway LLC及Jetson Electric Bikes LLC应诉,2016年8月17日,上述四家公司与申请人联合向ITC提交了首次和解会议报告,表示申请人与被申请人在8月10日前的单独和解谈判中未达成协议,但双方仍将根据调查进展情况考虑达成和解。

2016 年 9 月 1 日,行政法官裁定被告 PhLmkeeDuck, Inc. 和 Segaway 缺席调查。

2016年9月,申请人提出修改申请的动议,将US 6,651,763的权利要求1-5、7,US 7,023,330的权利要求1-3、5以及US 7,479,872的权利要求1、3-5、10添加到对Jetson的侵权指控中。

4.337-TA-3168

2016年8月16日,九号机器人联合DEKA、Segway再次向美国国际贸易委员会(ITC)提交立案申请,请求启动337调查。此次九号机器人将13家中外平衡车生产企业列为强制应诉企业,指控其从美国进口并在国内市场销售的个人代步工具、零部件、包装和说明书侵犯了其美国专利US6,302,230和US7,275,607。涉案中国公司包括常州爱尔威智能科技有限公司、南京快轮智能科技有限公司、杭州驰可智能科技有限公司、广州科百亿电子科技有限公司、深圳市晨多星电子科技有限公司、深圳市乔摩科技有限公司等中小型平衡车生产企业。目前,ITC尚未决定是否立案。

2.18.3 结论与启示

平衡车厂商基本可以分为三类:以Ninebot、小米为代表的民营阵营,通过投资收购组建;以杭州智科、浙江大学为代表的“产学研”阵营,先产品后专利;以美籍华人Shane Chen及其Razor、Inventist为代表的海外阵营,先专利后产品。目前,中国电动平衡车行业的困境在于知识产权储备和保护意识严重落后于生产力的发展水平。一方面,正品市场占有率极低,缺乏知识产权的假冒产品猖獗,产品质量环节出现问题,对其安全性的质疑声不断增多。另一方面,多起诉讼也给“中国制造”品牌带来负面影响。如何走出困境是整个行业面临的严峻挑战。本案的启示如下:

1. 一次性知识产权才是王道

企业自身的成长不可或缺,在进入海外市场的过程中,需要预判可能面临的知识产权风险,并做好必要的防范措施,通过产品规避设计、和解谈判、专利申请等方式,加强自身的知识产权积累,增加胜算。获得专利的途径主要有自主研发和专利购买。其中,专利购买可以在短时间内迅速扩大公司的专利池。例如,在上述337调查案中,Ninebot从英国公司购买了Segway的品牌和专利,提升了品牌价值和专利数量,实现了从应诉方到申请人的快速转型。即使在被调查过程中,公司依然可以通过在美国联邦法院提起反诉、在中国提起相关诉讼等方式施加影响力。例如,在337-TA-1000案中,杭州智科向美国加州中区联邦地区法院起诉雷泽公司的电动平衡车产品Hovertrax 2.0侵犯了智科的US9,376,155专利,修改了智科于2016年5月19日最初提起的专利侵权诉讼起诉状。此外,杭州智科还向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告CN203158157U专利权无效。CN203158157U的申请日早于涉案专利的优先权日。2016年6月22日,专利复审委员会对CN203158157U作出“宣告专利权全部无效”的决定。

2.充分利用行业协会的力量

行业协会应成为行业健康发展和企业应对337调查的有力支撑。针对我国电动平衡车企业不断卷入诉讼的现状,中国机电产品进出口商会平衡车分会于2016年8月30日成立,杭州智科智能科技有限公司当选为中国机电产品进出口商会平衡车分会首任会长单位。深圳市茂硕电源有限公司、深圳市雷恒科技有限公司、东莞市车小米智能科技有限公司担任副会长单位,金华市绿宝车业有限公司、深圳市佳立克电子有限公司、常州市鑫利达电子有限公司、深圳市欢喜科技有限公司、广东天健新能源科技有限公司、杭州检验认证有限公司、杭州骏马科技有限公司、深圳市英唐智能交通有限公司担任理事单位。可以预见,行业协会将在电动平衡车行业的健康发展、337调查警示、企业联合应对等方面发挥积极作用。

(撰文:郑少军)

337调查是美国国际贸易委员会(以下简称ITC)依据美国《1930年关税法》第337条(以下简称“337条款”)对不公平进口行为进行调查并采取制裁措施的做法。实践中,337调查主要针对侵犯美国知识产权的进口产品。符合条件的知识产权权利人可以通过发起337调查请求ITC发布“普遍排除令”或“有限排除令”,从而将侵权产品排除在美国市场之外。

337-TA-935、1000、1007、3168电动平衡车调查案,是电动平衡车行业几大阵营之间展开的一系列专利战,也是为数不多的中国企业翻盘,最终成为337调查申请人的案例。结论和启示部分总结的很好,企业在发展壮大过程中,拥有自己的知识产权非常重要。专利权可以通过自主研发获得,也可以通过获得许可、购买、并购等方式获得。九号机器人通过并购获得了多项电动平衡车专利,从而在这一系列战争中占据了主导地位。在资金的前提下半岛·综合体育官网入口,企业也可以通过购买/并购获得专利,这是快速获得知识产权的捷径。杭州奇科采用自主研发的方式,获得了另一款电动平衡车,俗称扭扭车的发明专利和外观专利,这使其在与其他竞争对手的专利战中获得了一定的资本,非常可贵。此外,我们还看到,被列为申请人的其他一些中国企业,并没有自己的知识产权,也没有资金实力参与337调查程序,缺席337调查程序就等于放弃了美国市场。此外,也有部分企业选择与申请人达成和解。应该说,在商业中,权衡利弊,有时候和解也是一种解决问题的方式。虽然在电动平衡车行业,我国已经涌现出纳恩博、杭州奇科等习惯于挑战337调查,善于利用337调查或诉讼程序来维护自身权益的企业,但仍有大量起点低、技术实力弱的中国电动平衡车企业。它们还局限于简单的组装半岛·BOB官方网站,为了降低成本,采用质量较差的电路板或电池,产品质量令人担忧。我国目前还没有电动平衡车的国家或行业标准,这也是电动平衡车乱象丛生的原因之一。好在,无论是企业层面还是国家层面,都已经意识到了问题的严重性。继2016年8月30日中国机电产品进出口商会平衡车分会成立后,中国贸促会于2016年12月12日在北京召开了中国智能短途交通运输产业创新发展论坛暨中国国际商会智能短途交通运输专业委员会工作组(筹)成立大会。大会宣布,电动平衡车首批国家标准《电动平衡车通用技术条件》《电动平衡车安全要求与试验方法》已开始起草,并将在一年后报批。可以肯定的是,我国电动平衡车行业在政府和行业协会的协调配合下,一定会步入健康有序、公平竞争的良性发展状态。

(评论专家:杨国旭)

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